§306. SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL
Doctrina: LA SUMISIÓN
DE LA CUESTIÓN LITIGIOSA A ARBITRAJE AFECTA AL ORDEN PÚBLICO EN LA MEDIDA EN
QUE COMPROMETE LA COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
Ponente: Vicente Ortega Llorca.
* * *
PRIMERO.- El fallo de la sentencia apelada dice: "Estimo parcialmente la
demanda interpuesta por D. Rafael Alario Mont, en representación de "Stil
Garden, S.p.A.", contra las compañías "Stil Garden Plastic, S.
A.", y "Stil Garden Mobel S. L.", representadas por Dª Elvira
Orts Rebollida y declaro: 1º El derecho de la sociedad "Stil Garden,
S.p.A.", compañía italiana, al uso exclusivo de la marca "Stil
Garden" como denominación social, sin que pueda hacerlo la demandada, la
cual deberá suprimir el vocablo que alude a la marca "Stil Garden" en
los Estatutos jurídicos de su sociedad y en el Registro Mercantil,
concediéndoles el plazo de un mes a partir de que gane firmeza esta resolución,
en el caso de que no lo hayan hecho antes, lo que no implica el reconocimiento
de funcionamiento en el mercado español con exclusividad por parte de la
sociedad italiana. 2º Reconozco el derecho a indemnización de daños y
perjuicios a favor de la empresa "Stil Garden, S.p.A.", por parte de
las empresas "Stil Garden Plastic, S. A.", y "Stil Garden Mobel,
S. L.", los cuales se han de cuantificar en ejecución de sentencia, con
base en los actos de competencia desleal llevados a cabo por parte de las
referidas sociedades quienes han utilizado indebidamente como denominación
social la marca "Stil Garden". 3º Respecto a las costas, se imponen a
la parte demandada". Y el auto aclaratorio acordó: «El contenido del fallo
de la Sentencia se rectifica y aclara en el sentido que donde dice "Estimo
parcialmente la demanda", debe decir "estimo totalmente la demanda",
quedando el resto del fallo de la sentencia sin modificar». SEGUNDO.- Notificada
dicha sentencia, la representación procesal de las demandadas interpuso contra
ella recurso de apelación y, admitido que fue, previo emplazamiento de las
partes, se remitieron los autos a este Tribunal, donde comparecieron ambas.
Tramitado el recurso, se señaló para el acto de la vista el día 25 de octubre
de 2000, en el que ha tenido lugar, y en el cual, tras las alegaciones que
estimaron oportunas, la parte apelante solicitó la revocación de la sentencia
impugnada y su sustitución por otra en la que se desestime la demanda; mientras
que la apelada pidió la íntegra confirmación de aquella, con imposición de las
costas de la alzada a la parte recurrente. TERCERO.- En la tramitación
de ambas instancias de este juicio se han observado las formalidades legales.
Se aceptan los de la resolución impugnada en
cuanto no se opongan a los de esta sentencia. PRIMERO.- La demanda de la
compañía de nacionalidad italiana "Stil Garden, S.p.A.", alegó en
síntesis, que tiene como actividad empresarial la fabricación y comercialización
de mobiliario de terraza y jardín (acompaña como documento uno, testimonio
notarial de la Certificación de inscripción en el Registro de Sociedades, y
como documento dos un catálogo de productos). Tiene su marca "Stil
Garden" inscrita en Italia para las clases 17, 20 y 21 del Nomenclátor
(como documentos tres y cuatro, acompaña testimonios notariales de las
Certificaciones del Registro), y también en la Oficina Española de Patentes y
Marcas de España, como Marca Internacional núm. 639.313, "Stil
Garden", mixta, para las clases 17, 20 y 21 (documentos cinco y seis). En
1993 se constituyó la compañía "Stil Garden Plastic, S. A.", de la
que eran socios por partes iguales: "Stil Garden, S. P. A.",
"Pintval Servicios, S. L." (hermanos B.) y D. Julián. Posteriormente,
D. Julián transmitió su participación a los hermanos B., a través de
"Pintval Servicios, S. L.". En consecuencia, en la actualidad, los
socios de "Stil Garden Plastic, S. A.", son: los hermanos B., a
través de "Pintval Servicios, S. L.", con un 66,6 por 100 de
participación, y la actora, con un 33,3 por 100 (documentos once y doce). La
relación fue deteriorándose hasta el punto de que, entre otras cosas,
"Stil Garden Plastic, S. A." le adeuda 324.908.905 liras. El 2 de
febrero de 1996, al objeto de liquidar las relaciones, se formalizó un Protocolo
denominado "Convenio privado y acuerdo comercial", en cuya Cláusula
Novena se pactó: "Después del primero de julio de 1996 la sociedad
"Stil Garden Plastic, S. A." deberá de todos modos ser puesta en
liquidación; si por cualquier motivo la sociedad no pudiera ser puesta en
liquidación, los socios se comprometen a modificar la denominación social,
estableciendo que en cualquier caso la sociedad no podrá denominarse "Stil
Garden Plastic, S. A.", o tener un nombre similar que pueda inducir a
confusión en el mercado; esta condición viene relacionada con el hecho de que
las participaciones de "Stil Garden S.p.A.", sean cedidas a un precio
simbólico y con el presente acto, de hecho, se acepta una demora en la deuda
que se señala en el anexo uno, sin intereses para "Stil Garden,
S.p.A." (documento siete). La demandada ha incumplido los acuerdos y la
actora le recordó la obligación de modificación de las denominaciones sociales,
mediante carta remitida por conducto notarial, en la que instó a las demandadas
para que comparezcan ante notario y formalicen el cambio de las denominaciones
sociales de las compañías (documento ocho). Ilícito concurrencial de las
demandadas. a) Si formalmente sólo "Stil Garden Plastic, S. A.",
firmó el acuerdo de 2 de febrero de 1996, no es menos cierto, que dicha
sociedad pertenece a D. Eduardo y D. Juan Antonio, quienes también firmaron
dicho acuerdo a título personal, y son, precisamente, los dos únicos socios que
posteriormente, en 20 de diciembre de 1996, constituyeron la otra compañía
demandada "Stil Garden Mobel, S. L." (acompaña nota simple y certificación
expedidas por el Registro Mercantil de Valencia, como documentos nueve y diez).
b) "Stil Garden Plastic, S. A.", no ha procedido a su liquidación, ni
ha aceptado las peticiones que le formuló la actora para ceder a su favor la
participación social que detenta y al simultáneo cambio de denominación social.
c) El comportamiento de las demandadas evidencia la realización de competencia
desleal, pues, mediante la utilización ilícita de la denominación social de la
actora, se sitúan dentro del sector de mueble de terraza y de jardín,
prevaliéndose de la reputación alcanzada por "Stil Garden, S.p.A.".
Pidió sentencia: 1º Declarando el mejor derecho de la compañía italiana
"Stil Garden, S.p.A.", al uso exclusivo de los términos "Stil
Garden" como denominación social. 2º Ordenando a las demandadas que
comparezcan ante notario dentro de plazo y, previos los trámites oportunos,
procedan al cambio de sus denominaciones sociales suprimiendo de las mismas los
vocablos "Stil Garden" y a la consiguiente inscripción en el Registro
Mercantil los acuerdos sociales alcanzados en tal sentido. 3º Subsidiariamente,
y para el caso de que voluntariamente no procediesen al cambio de denominación
social dentro del plazo señalado, se declare que la utilización por las mismas
de los vocablos "Stil Garden" constituye un acto de competencia
desleal. 4º Ordenando el cambio de la denominación social de las demandadas en
el Registro Mercantil. 5º Condenando a la demandadas al resarcimiento de los
daños y perjuicios ocasionados a la actora por la usurpación y la utilización
indebida de las denominaciones sociales comprensivas de los términos "Stil
Garden", en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia. SEGUNDO.-
Las demandadas contestaron, en síntesis, que "Stil Garden Plastic, S.
A.", y "Stil Garden Mobel, S. L.", carecen de legitimación
pasiva para soportar el procedimiento, por cuanto que no están facultadas para
cambiar la denominación social de la primera, que debe acordarse por sus
socios, uno de ellos "Stil Garden, S.p.A.", y el otro socio no demandado
"Pintval Servicios, S. L.". Aunque la marca "Stil Garden"
pueda estar inscrita en Italia a favor de la demandante, en nuestro país, la
marca "Stil Garden" en la clase 16, consta inscrita a favor de
"Pintval Servicios, S. L.", como consta por lo expuesto en la
cláusula novena del documento 7 de la demanda, y la copia de la solicitud de la
marca y publicación de la misma en el BOPI (documentos 1 y 2 de la pieza separada
de medidas cautelares). La concesión de la marca a "Pintval Servicios, S.
L.", en fecha 5-12-91 (documento 2), es anterior a la fecha de la
concesión que obtiene "Stil Garden, S.p.A.", 15-3-96, (documento 6 de
la demanda). Las relaciones comerciales de "Stil Garden, S.p.A." en
España no se iniciaron con "Pintval Servicios, S. L.", sino con
"Stil Garden Plastic, S. A.". "Pintval Servicios, S. L."
era legítima titular de la marca "Stil Garden" cuando se constituyó
"Stil Garden Plastic, S. A.", de tal forma que su expresión forma
parte de la denominación social. La relación comercial se inicia en 1993,
cuando se crea la "Stil Garden Plastic, S. A.", así "Stil
Garden, S.p.A.", sociedad italiana, sin presencia en el mercado español,
se comprometía a ceder unos moldes que iban a ser puestos en producción por
otra empresa española que se encargaría de localizar otro socio, D. Julián,
para que los productos producidos con dichos moldes fueran puestos a la venta
en el mercado español con la gestión comercial y experiencia de los hermanos B.
y "Pintval Servicios, S. L.", el socio restante que permitiría el uso
de su marca en España. No existe ningún acuerdo unilateral entre "Stil
Garden, S.p.A." ni con los hermanos B. ni con D. Julián. Es cierto el
convenio aportado como documento 7 a la demanda. No obstante, en cuanto cambio
de denominación social que se pretende, cuando se constituyó "Stil Garden
Plastic, S. A.", la actora no
manifestó nada en contra de la denominación social de "Stil Garden
Plastic, S. A.", que legítimamente corresponde a la sociedad española por
cuanto que en España está amparada a su favor por la autorización y certificado
del Registro Mercantil Central. A "Stil Garden, S.p.A." le interesaba
que su socio en España se llamara como ella para darse a conocer en un mercado
en el que no estaba introducida. Ahora la demandante no reconoce el beneficio
que ha tenido durante los años en que la sociedad española ha estado trabajando
para ella en el mercado español. "Stil Garden, S.p.A.", en 1990 a
1992 no vendió ni un solo producto en España con la marca "Stil
Garden". La demanda no se dirige contra "Pintval Servicios, S.
L.", ni contra los hermanos B., que comparecen en el acuerdo
suscribiéndolo, por lo que la resolución que se dicte no podrá vincular a
quienes no son parte litigante. "Pintval Servicios, S. L.", y
"Stil Garden, S.p.A.", son los únicos socios de "Stil Garden
Plastic, S. A.", por lo que a ambas les corresponde el derecho a convocar
Junta General para cambiar su denominación social. Tal convocatoria no ha sido
solicitada por "Stil Garden, S.p.A.", ni tampoco podría obligarse a
"Pintval Servicios, S. L.", a que lo efectuara, por cuanto que no es
parte en el procedimiento. Ha debido llamarse a este procedimiento a
"Pintval Servicios, S. L.", para cambiar la denominación social de
"Stil Garden Plastic, S. A.", por tener un 66 % del capital social.
El acuerdo de 2 de febrero de 1996, engloba otras obligaciones y compromisos
que deben asumir las partes firmantes. En virtud de su cláusula undécima,
"Stil Garden, S.p.A.", se comprometía a continuar la venta y
comercialización de sus productos con la marca "Stil Garde" en
España, con la mediación mercantil de "Pintval Servicios, S. L.", o
de D. Juan Antonio. Tal acuerdo, encuentra su razón de ser en el hecho de que
Pintval Servicios, S.L. es la propietaria de la marca "Stil Garden"
en España. Esta empresa (formada por los hermanos B.), es socio de "Stil
Garden Plastic, S. A.", entidad en la que forma parte como socio la actora.
El mencionado compromiso no ha sido cumplido por "Stil Garden,
S.p.A.", quien ha vendido en España directamente sin contar con "Stil
Garden Plastic, S. A.", ni con "Pintval Servicios, S. L.". Si la
demandante ha incumplido su compromiso, no puede exigir a "Stil Garden
Plastic, S. A.", que cumpla el suyo, cambiando su denominación social.
Invoca la excepción "non adimplenti contractu". El comportamiento de
las demandadas no evidencia un acto de competencia desleal hacia "Stil
Garden, S.p.A.". En todo caso sería al revés. En cuanto a "Stil
Garden Mobel, S. L.", goza a su favor de la protección dada por el
Registro Mercantil Central para que use su denominación, con la salvedad de que
no habiendo suscrito el acuerdo del documento 7 de la demanda, no le vincula y
no tiene porqué cambiar su denominación social. La denominación social no es
idéntica entre las partes, por lo que no infringe lo dispuesto en el artículo 2
de la Ley de Sociedades Anónimas, y al no comercializar sus productos en
Italia, no perjudican los intereses de la sociedad italiana. Pidió sentencia
desestimatoria de la demanda y por lo tanto, declare el derecho de "Stil
Garden Plastic, S. A.", y "Stil Garden Mobel, S. L.", a seguir
usando sus denominaciones sociales, acordando que no ha lugar a que los
demandados indemnizen a la actora por daños y perjuicios, por no ejercer ningún
acto de competencia desleal contra la misma, con imposición de costas para la
actora. TERCERO.- La sentencia impugnada, tras resumir la posición de
las partes, expuso el resultado de la prueba, y la valoró, concluyendo que de
la documental se puede deducir que "Stil Garden" es una marca
utilizada para identificar productos de jardinería a favor de "Stil
Garden, S.p.A.", desde el 12 de diciembre de 1990, la cual la tenía
inscrita como marca nacional en su país. Tiene un logotipo propio y está
protegida en el registro de la propiedad industrial. Dicha marca se da a
conocer en el mercado español con la denominación social de "Stil Garden
Plastic, S. A.", con fecha 19 julio 1993, cuando españoles e italianos
coinciden en comercializar juntos sus productos y abrirse mercado,
respaldándose en una marca de prestigio conocida en Italia. Tres años más tarde
los socios valencianos deciden sin liquidar una sociedad que habían formado con
los extranjeros, montar otra sociedad por su cuenta, que se llama "Stil
Garden Mobel S. L.". Y para ello hacen uso de la marca "Stil Garden"
porque eran los que primero la habían inscrito en nuestro país, el 5 de
diciembre de 1991. "Stil Garden Mobel, S. L.", se constituyó en el
mismo domicilio social que "Stil Garden Plastic, S. L.", siendo su
legal representante precisamente uno de los hermanos B., y con idéntico objeto
social. El hecho de que "Pintval Servicios, S. L.", tuviesen la marca
sólo en la nomenclatura 16 (embalaje), es intrascendente, lo importante es que
la habían inscrito los primeros en el Registro Español, pero hicieron uso de la
misma en contra de lo que ellos mismos habían estipulado en el acuerdo de 2 de
febrero de 1996. Por otra parte, Continente compraba a la actora durante los
años 90, 91 y 92 directamente, lo que indica que ya tenían relaciones con el
mercado español, sin que aún se hubiese constituido "Stil Garden Plastic,
S. A.", posiblemente porque "Pintval Servicios, S. L.", también
les servía de plataforma en el mercado. Se rompen las relaciones y en 1995,
"Stil Garden, S.p.A.", vuelve a tener pedidos de esta gran
superficie, pero sólo de ella. "P., S. A", siempre hacía sus compras
a la "Stil Garden Plastic, S. A.". En este punto los demandados
mantienen que el compromiso adquirido por la actora es el de continuar la venta
y comercialización de los productos "Stil Garden" en España con
"Pintval Servicios, S. L.", o D. Juan Antonio, esto es absolutamente
cierto, pero parece que se ha cumplido. El problema de fondo es que el convenio
de fecha 2 de febrero de 1996, contiene una cláusula novena por la que todos
los socios de "Stil Garden Plastic, S. A.", y los hermanos B., en
particular, que eran los socios mayoritarios porque se habían quedado con el 33
% de las acciones que le transmitió el tercer socio español, se comprometían a
no utilizar la marca "Stil Garden". Desde el 1 de julio de 1996 dicha
sociedad tenía que ser puesta en liquidación, y si ello no fuera posible tenían
que modificar la "denominación social", lo que significa que no podía
tener un nombre similar para no inducir a los consumidores a confusión en el
mercado. Los italianos aceptaban una demora de la deuda, sin intereses. Además
"Stil Garden, S.p.A.", se comprometía a continuar con la venta y
comercialización de los productos "Stil Garden" con la colaboración
de los españoles ("Pintval Servicios, S. L.", y D. Juan Antonio).
Pero dicho acuerdo se ha roto y los Hermanos B. han constituido "Stil
Garden Mobel, S. L.", sin consentimiento de la italiana. No obstante,
actora y demandados han reconocido que después del convenio aquélla ha
facturado a "Stil Garden Mobel, S. L.", setenta millones de pesetas,
extremo que, o bien confirma que los italianos siguen comercializando a través
de sus antiguos socios, tal y como hablan pactado, salvo la excepción de
Continente, o bien están facturando a "Stil Garden Mobel, S. L.",
productos de la etapa anterior. Lo desconocemos. Hay un incumpliento del
acuerdo por parte de los socios españoles: 1) Porque se habían comprometido a
no utilizar la marca "Stil Garden" que tenían registrada en España
una vez realizado el acuerdo. 2) Porque la referida marca desde 1 de julio de
1996 tenían que haberla cedido gratuitamente a "Stil Garden, S.p.A.",
y no lo han hecho 3) Porque desde 1 de julio de 1996 tenían que haber liquidado
la sociedad y no lo han realizado. 4) Porque en el caso de que no pudiera ser
puesta en liquidación la sociedad, tenían que modificar la denominación social,
no se podían seguir llamando "Stil Garden Plastic", ni nada similar,
como "Stil Garden Mobel". Y frente a esto, sólo consta que la actora
ha vendido en exclusiva a Continente después del 1 julio 1996, sin hacerlo a
través de los hermanos B. (pero no se ha acreditado a cuanto asciende esa
facturación ni la época en la que esto ha sucedido, prueba que incumbía a la
parte demandada). Por todo ello, no cabe apreciar la excepción "non
adimpleti contractu". El derecho a la marca y su protección jurídica.
Distinguió los conceptos de "marca", "denominación social"
y "nombre comercial". "Stil Garden, S.p.A.", se ha
conseguido introducir en el mercado con la denominación social "Stil
Garden Plastic, S. A.", buscando precisamente su identidad o semejanza
fonética, gráfica o conceptual con la marca "Stil Garden" que ellos
habían registrado como marca nacional en Italia el 12 de diciembre de 1990, y
que habían cedido a los socios españoles; razón por la que la empresa española
"Pintval Servicios, S. L.", la inscribe en el Registro español en
diciembre de 1991. A través de la misma se designan productos idénticos o
similares (muebles de jardín; los socios españoles eran especialistas en la
fabricación en hierro, mientras que los italianos lo hacían con los derivados
del petróleo: plastico, entre otros). Los signos distintivos constituyen
instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen un
importante mecanismo de protección de los consumidores. Por ello los países han
hecho un esfuerzo legislativo para
llevar a cabo la realidad del mercado a la realidad del Registro. Por eso
existe un Derecho europeo de marcas, donde las marcas comunitarias conviven con
las nacionales. El derecho sobre una marca se adquiere con el Registro, y nuestra
legislación ha adquirido unos compromisos derivados del Convenio de la Unión de
París. Repasa la jurisprudencia en torno a la semejanza de las marcas, sus
elementos fonéticos y gráficos, y concluye que en el caso de autos es tan
evidente el uso indebido de la marca "Stil Garden" por parte de
"Stil Garden Mobel, S. L." (con identificación fonética), que de
conformidad con el convenio suscrito entre ellos, deben abstenerse de usarla y
de integrarla como denominación social de su empresa. Y sólo de esta forma y
sin crear confusión entre ellos, se podrán seguir comercializando los productos
de "Stil Garden" en España prevaliéndose de la colaboración de
"Pintval Servicios, S. L.", o de D. Juan Antonio, tal y como se
comprometieron (punto 11 del Convenio que afecta a los socios italianos), pues
aunque "Pintval" la tiene registrada en España desde el 5 de
diciembre de 1991 porque se la cedieron los socios italianos, se comprometieron
a no usarla y a que no se incluyera en su denominación social. Pero también hay
que decir que de dicho acuerdo no se desprende que "Stil Garden,
S.p.A.", tenga el derecho al uso exclusivo de la marca "Stil
Garden" en España, pues si es eso lo que querían, tendrían que haberlo
pactado con claridad en su momento, y si no lo hicieron, ahora no pueden por la
vía de esta demanda intentar su reconocimiento porque ahí chocan con una realidad
objetiva, que el primer titular registral de la marca en nuestro país es
"Pintval Servicios, S. L.", y no ellos, y aunque se les haya obligado
a cumplir el acuerdo relativo a la cesión de la marca por "Pintval
Servicios, S. L.", a la sociedad italiana, por sentencia dictada
recientemente por el Juzgado de Valencia, ello no implica el uso en
exclusividad a favor de "Stil Garden, S.p.A.", en nuestro país.
Incumplimiento contractual y competencia desleal. Daños y perjuicios. La
jurisprudencia ha sostenido en singulares supuestos que los daños y perjuicios
pueden presumirse producidos, incluso en los procesos civiles de patentes,
marcas o competencia desleal. Igualmente tiene reiteradamente dicho que la
prueba de los daños es presupuesto para que la sentencia imponga la condena a
repararlos, pudiendo en caso afirmativo, cuantificarlos o fijar las bases para
que se cuantifiquen en ejecución de sentencia, o incluso que si no es posible
ni lo uno ni lo otro, como dice el art. 360, se condene a reserva de fijar su
importancia y hacerla efectiva en la ejecución. Estos criterios se han aplicado
a los casos de daños producidos en materia de propiedad industrial y protección
de marcas. Por tanto, la cuestión a dilucidar ahora es si el incumplimiento del
convenio por parte de "Stil Garden Plastic, S. A.", con la
constitución de "Stil Garden Mobel, S. L.", y su actuación dentro del
mercado en contra de lo que habían estipulado, constituye un acto de competencia
desleal, y si por ello cabe indemnización por daños y perjuicios. Del preámbulo
de la Ley de Competencia Desleal 3/1991, y de su art. 11, se desprende el
principio de libre concurrencia. Es desleal todo comportamiento contrario a las
exigencias de la buena fe. Se trata de evitar la deslealtad en que incurriría
quien utiliza una marca no registrada y provoca confusión al consumidor que la
identifica con la usada con anterioridad. No se trata de que el consumidor
confunda unos productos con otros. Basta con que exista "riesgo de
confusión" o, como la Ley dice, "riesgo de asociación". De esta
forma se ampara al consumidor, pero el beneficiario es el empresario, que
esfuerzo, llega a distinguirse de sus competidores o rivales. Y el nivel de
confusión debe apreciarse en función del sentido común, o en función del
comportamiento colectivo medio de los consumidores. Esto es lo que pretendía
evitar el convenio suscrito entre los socios de "Stil Garden Plastic, S.
A.", en julio de 1996: la no utilización de la marca "Stil
Garden" por los socios españoles (todavía integrados en "Stil Garden
Plastic, S. A."), y su cesión gratuita a "Stil Garden, S.p.A.",
para evitar confusión. Si bien la Ley de Marcas confiere un derecho de
exclusiva al titular registral, el pacto realizado impedía el uso de la marca a
"Pintval Servicios, S. L.", y a los hermanos B., obligando a liquidar
la sociedad "Stil Garden Plastic, S. A.", e impidiendo constituir con
esta marca una nueva denominación social. Y esto encuentra eco en la lógica del
mercado, pues el objeto social de "Stil Garden Mobel, S. L.", es la
comercialización del mismo producto que antes comercializaban todos juntos
(muebles de jardín). Esta actuación constituye un comportamiento desleal. Esta
tesis encuentra respaldo en la ley de 1988, que al hablar del riesgo de confusión,
el apartado 1 del art. 12, sitúa en un mismo plano la semejanza fonética o
gráfica y la semejanza conceptual; y de otro, obliga a tomar en consideración
no sólo la analogía entre los signos comparados, sino también la identidad o
similitud de los productos o servicios. En consecuencia, debemos admitir la
pretensión del actor y condenar a las demandadas al resarcimiento de daños y
perjuicios, que deberán determinarse en ejecución de sentencia, sin que pueda
aducirse de contrario que no han practicado prueba que permita, resolver esta
cuestión, puesto que el actor tiene derecho a ello desde el momento en que se
ha llevado a cabo el uso indebido de su marca por parte de los demandados
(agentes) lo que le ha ocasionado un evidente perjuicio, todo ello en los
términos del art. 36. b) de la Ley de Marcas, con la reserva de fijar su
importancia en ejecución de sentencia, donde deberá tenerse en cuenta el
importe de la ganancia obtenida por "Stil Garden Mobel, S. L." desde
su constitución. Las costas deben imponerse a la parte demandada. CUARTO.- Las
pruebas practicadas en la primera instancia, que este Tribunal valora de nuevo,
fueron las siguientes. La documental, consistente en: Los documentos
acompañados con los escritos iniciales. Testimonio de los autos de menor
cuantía 873/97 del Juzgado de Primera Instancia 12º de Valencia, interpuesta
por "Stil Garden, S.p.A.", contra "Pintval Servicios, S.
L.", el 30 de diciembre de 1997, donde se pide: 1º El derecho exclusivo de
la actora al uso y la inscripción en España de la marca mixta núm. 1.605.004 de
"Stil Garden". 2º Que se ordene a "Pintval Servicios, S.
L.", para que comparezca ante Notario y eleve a público el acuerdo
celebrado el 2 de febrero de 1996, de cesión gratuita de la marca 1.605.004
"Stil Garden" a favor del actor. 3º Que se condene a la demandada al
resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a la actora, por el incumplimiento
contractual, en la cuantía que se determine en el periodo de ejecución de
sentencia (folios 163 a 331). Testimonio de la diligencia de remoción de
depositario practicada en la tercería de dominio 70/98 del Juzgado de 1ª
Instancia núm. 2 de Picassent (folios 376 a 380). Escritos de "C., S.
A." acreditativos de que durante 1997 y 1998, compró a la actora productos
por importes de 36.409.680 pesetas y 38.297.551 pesetas, respectivamente,
habiendo realizado las adquisiciones directamente a ella, sin mediación de
"Stil Garden Plastic, S. A.", o los hermanos Eduardo y Juan Antonio (folios
389 y 411). Certificado de "P.", de 3 de julio de 1998, manifiestando
que nunca ha mantenido relación con "Stil Garden, S.p.A.", y sí ha adquirido
sus productos a "Stil Garden Plastic, S. A.", ignorando si actuaba en
representación de otra sociedad (folio 393). Certificación del Registro
Mercantil Central, relativa a "Stil Garden Mobel, S. L.", "Stil
Garden Plastic, S. A.", y "Stil Garden, S. A." (folios 449 a
458). Certificación del Registro Mercantil de Valencia, literal de "Stil
Garden Mobel, S. L.", "Stil Garden Plastic, S. A." (folios 463 a
472). Certificación del Registro Mercantil de Valencia, sobre las cuentas
anuales de "Stil Garden Mobel, S. L.", "Stil Garden Plastic, S.
A." (folios 475 a 495). Exhibición de libros de "Stil Garden Mobel,
S. L." (folios 511 a 560). Certificación de "C., S. A.", de
noviembre de 1998, acreditativa de que desde 1990 hasta 1992, y también a
partir de 1995, ha comprado a la actora muebles de jardín "Stil Garden",
sin que en dichas compras haya existido mediación de "Stil Garden Plastic,
S. A.", o los hermanos Eduardo y Juan Antonio (folio 576). Certificación
de la OEPM relativa a la marca núm. 1.605.004 "Stil Garden" a favor
de "Pintval Servicios, S. L." (folios 578 a 581). La testifical de:
Don Ezio, es administrativo de la actora, ésta existe en Italia desde 1988.
Admitieron que en España se llamara "Stil Garden Plastic" porque daba
prestigio al mercado, dado que existen en Alemania y países del sur de América.
Habían vendido productos en España antes de constituir la sociedad con los
españoles desde 1988 al 91. Las relaciones concluyeron con el Acuerdo realizado
entre ellos, pero después estuvieron trabajando unos seis meses, de conformidad
con el punto octavo del acuerdo. Se comprometieron en dicho acuerdo a cambiar
la denominación social los socios españoles, después de julio de 1996; ese
acuerdo no alcanzó a "Stil Garden Mobel, S. L.", porque aún no
existía. La sociedad italiana cumplió lo estipulado en el punto undécimo del
acuerdo. Ni "Stil Garden Plastic", ni "Pintval", ni los
hermanos B. han formulado pedidos a la actora después del 1-7-1996. Los italianos vendían en España después de la
ruptura del acuerdo sólo a "C., S. A." (folios 149, 333 y 336). D.
Juan Antonio es el administrador de "Stil Garden Mobel, S. L.", tiene
interés directo en el pleito. Las convocatorias de las Juntas no competen a los
socios, sino a los administradores, había dos administradores, uno italiano y
otro español, y ninguno la convocaron. "Pintval Servicios. S. L.",
era en España la propietaria de la marca "Stil Garden" para el número
16 del nomenclátor mientras que la actora lo era para las clases 17, 20 y 21
pero el nomenclátor 16 la ostentaba luego "Stil Garden Plastic,
S.A.", en su calidad de agente. Las primeras relaciones de "Stil
Garden, S.p.A.", fueron con "Pintval Servicios, S. L.". El punto
11 del acuerdo no ha sido cumplido por la "Stil Garden, S.p.A.", que
vendía directamente sus productos aprovechándose de su marca, y después de roto
el acuerdo "Stil Garden, S.p.A.", había facturado a "Stil Garden
Mobel, S. L.", en el año 97 por 70 millones de pesetas. Existió un acuerdo
por el que ellos tenían la exclusiva (folios 356, 397 y 401). "Pintval
Servicios S. L.", representada por D. Juan Antonio, es el administrador de
"Stil Garden Mobel, S. L.", tiene interés directo en el pleito, había
liquidado la compañía "Pintval Servicios, S. L.", no habían convocado
por desidia la Junta General de Plastic, que "Stil Garden" era una
marca anterior en España a la italiana, y fue "Pintval Servicios, S.
L.", quien permitió utilizar la marca "Stil Garden" en España.
Ellos comercializaban muebles de jardín de hierro a través de "Pintval
Servicios, S. L." y luego incorporaron los plásticos italianos. La actora
se comprometió a hacer las ventas a través de la sociedad española y no lo ha
cumplido, pues "Ca., S. A." y Co., S. A.", piden directamente
sus productos a Italia (folios 354, 404 y 408). La confesión de: "Stil
Garden Plastic S. A.", representada por D. Eduardo (no es cierto, ni
podría serlo que este señor hubiera confesado como persona física, como
erróneamente dice la sentencia impugnada, puesto que no fue demandado como
tal), dijo: "Pintval Servicios, S. L.", es la empresa madre, la
primera empresa que se constituyó, para abaratar costos y coger cuota de
mercado. El documento 7 es cierto, pero no se llevó a cabo por el problema del
deterioro de las relaciones. Incumplió la actora. No solicitaron la cesión de
las participaciones de la actora en "Stil Garden Plastic, S. A.",
porque no tenía sentido tal cesión porque ésta era una sociedad que iba a
morir. Hicieron caso omiso al cambio de denominación social, por el incumplimiento
de los italianos. Y se aferró de una manera severa a que la marca "Stil
Garden" era de "Pintval Servicios, S. L.", y no de los
italianos, manifestando desconocer si la habían patentado en Italia ya exista
allí, negando su confusión (décima) y vino a manifestar que la sociedad
italiana había autorizado la creación de "Stil Garden Mobel, S. L."
(folios 340 y 342). "Stil Garden Mobel, S. L.", representada por D.
Eduardo, dijo: Respecto a la cláusula novena del documento 7, no cree haberse
comprometido a cambiar la denominación social, y en el caso de haberlo hecho
sería siempre respetando la cláusula once, pues ellos tenían, que comprometerse
en el mercado a través de "Pintval Servicios, S. L." o de los
Hermanos B. Los dos socios y administradores solidarios de "Stil Garden
Mobel, S. L.", eran los hermanos B.. En 1997 los italianos facturaron
mercancía a "Stil Garden Mobel, S. L.", por valor de 70 u 80 millones
de pesetas. "Stil Garden Plastic, S. A. y "Stil Garden Mobel, S.
L.", tienen el mismo domicilio social y que Mobel vende en España o donde
quiera, también los italianos han vendido sin mediación de Mobel, ni de Pintval
o los hermanos B. (folios 344 y 346). La actora, representada por D. Dino,
Presidente del Consejo de Administración, confesó: Cierto que "Stil
Garden, S.p.A.", junto con Pintval y otro socio se constituyeron como
sociedad "Stil Garden Plastic" en 1993, para introducir sus productos
en España y darse a conocer. No había solicitado la convocatoria de la Junta
General para proceder al cambio de denominación social. Ha vendido sus
productos "Stil Garden Mobel, S. L.". No ha incumplido la estipulación
undécima del convenio (folios 647 y 636). QUINTO.- Son hechos probados:
1º "Stil Garden, S.p.A.", tiene su marca "Stil Garden"
inscrita en Italia para las clases 17, 20 y 21 del Nomenclátor desde el 14 de
diciembre de 1990 (documentos tres y cuatro), y también en la OEPM, como Marca
Internacional núm. 639.313, "Stil Garden", mixta, para las clases 17,
20 y 21, con efectos del 22 de agosto de 1995 (documentos cinco y seis). 2º
"Pintval Servicios, S. L.", solicitó el 10 de diciembre de 1990, e
inscribió a su favor el 5 de diciembre de 1991, Stil Garden, como marca núm.
1.605.004, mixta clase 16 (folio 578). 3º En 1993 se constituyó la compañía
"Stil Garden Plastic, S. A.", de la que eran socios por partes
iguales: "Stil Garden, S.p.A.", "Pintval Servicios, S. L."
(constituida por los hermanos B.) y D. Julián, quien posteriormente transmitió
su participación a dichos hermanos. En la actualidad, los socios de "Stil
Garden Plastic, S. A." son "Pintval Servicios, S. L.", con un
66,6 por ciento de participación, y la actora, con un 33,3 por ciento
(documentos once y doce). 4º El 2 de febrero de 1996, al objeto de liquidar las
relaciones, se formalizó un "convenio privado y acuerdo comercial"
entre "Stil Garden, S.p.A.", "Stil Garden Plastic, S. A.",
"Pintval Servicios, S. L.", D. Eduardo y D, Juan, en cuya Cláusula
Novena se pactó: "Desde el 1 de julio de 1996 la sociedad "Stil
Garden Plastic, S. A.", "Pintval, S. L.", y los señores D.
Eduardo y D. Juan Antonio se comprometen a no utilizar más la marca "Stil
Garden", y dado que la misma ha sido registrada en España por la sociedad
"Pintval, S. L.", los señores D. Eduardo y D. Juan Antonio se
comprometen en la misma fecha a cederla gratuitamente a "Stil Garden,
S.p.A.". Podrán ser concordadas, derogadas o prorrogadas después de tal
fecha, que deberá resultar de acto escrito. Después del 1 de julio de 1996 la
sociedad "Stil Garden Plastic, S. A.", deberá de todos modos ser
puesta en liquidación; si por cualquier motivo la sociedad no pudiera ser
puesta en liquidación, los socios se comprometen a modificar la denominación social,
estableciendo que en cualquier caso la sociedad no podrá denominarse "Stil
Garden Plastic, S. A." o tener un nombre similar que pueda inducir a
confusión en el mercado; esta condición viene relacionada con el hecho de que
las participaciones de "Stil Garden, S.p.A.", sean cedidas a un
precio simbólico y con el presente acto, de hecho, se acepta una demora en la
deuda que se señala en el anexo uno, sin intereses para "Stil Garden,
S.p.A.". Y en su cláusula undécima, "Stil Garden, S.p.A.", con
la regular conclusión de este acuerdo, se compromete a continuar la venta y la
comercialización de sus productos "Stil Garden" en España prevaliéndose
de la colaboración de "Pintval Servicios, S. L." o D. Juan Antonio
(documento siete). 5º La sociedad "Stil Garden Plastic, S. A.", no ha
sido liquidada, ni ha modificado su denominación social. 6º En 20 de diciembre
de 1996, D. Eduardo y D. Juan Antonio constituyeron "Stil Garden Mobel, S.
L.", con el mismo domicilio y el mismo objeto social que "Stil Garden
Plastic, S. A." (documentos nueve y diez). 7º Durante los años 1997 y
1998, "C., S. A.", compró a la actora productos por importes de
36.409.680 pesetas y 38.297.551 pesetas, respectivamente, habiendo realizado
las adquisiciones directamente a ella, sin mediación de "Stil Garden
Plastic, S A", o los hermanos Eduardo y Juan Antonio (folio 411). De igual
forma, la actora ha vendido en exclusiva a "Co., S. A.", desde 1995
hasta finales de 1998, al menos, sin hacerlo a través de los hermanos B. ni de
"Stil Garden Plastic, S. A.". 8º Según manifestaron los letrados
defensores de ambas partes en sus informes ante este Tribunal en el acto de la
vista del recurso, en autos de menor cuantía 873/97 del Juzgado de Primera
Instancia 12º de Valencia, recayó sentencia que estimó la demanda interpuesta
por "Stil Garden, S.p.A.", contra "Pintval Servicios, S.
L.", y en fase ejecución de dicha sentencia se produjo la cesión de la
marca 1.605.004 "Stil Garden" a favor de "Stil Garden,
S.p.A.". SEXTO.- El Letrado apelante insinuó en su informe la
excepción de prescripción de la acción, sin embargo, un insalvable obstáculo
procesal impide al Tribunal entrar en el análisis de esa novedosa petición, sea
cual fuere el tratamiento que mereciera; no fue formalmente planteada en el
curso del proceso, de modo que tiene la consideración de cuestión introducida
ex novo, de improcedente planteamiento en el recurso, pues su estudio
implicaría vulneración de los principios de audiencia, bilateralidad y congruencia,
al tratar de resolver sobre una cuestión nueva que no ha sido adecuadamente
conocida por la parte contraria impidiéndole articular la prueba que estimase correspondiente.
Lo que supondría indefensión de la entidad actora y conculcaría el tenor literal
del artículo 24 de la Constitución Española, como tiene declarado el Tribunal
Supremo en sentencias, entre otras, de 10 de junio de 1985, 28 de enero, 16 de
mayo y 27 de noviembre de 1986, 14 de diciembre de 1987 y 25 de enero de 1989.
También mencionó la defensa de las recurrentes la sumisión de la cuestión a
arbitraje, y aunque sea ésta una cuestión igualmente novedosa, debemos entrar
en su análisis por cuanto afecta al orden público, en cuanto comprometería la
competencia de este Tribunal. Sin embargo, su desestimación se impone de manera
evidente en cuanto que el art. 11.2 de la Ley de Arbitraje de 8 de diciembre de
1988, prevé que se entenderá que las partes renuncian al arbitraje pactado
cuando, como ocurrió en el caso de autos, "interpuesta demanda por
cualquiera de ellas, el demandado o demandado realicen, después de personados
en el juicio, cualquier actividad procesal que no sea la de proponer en forma
la oportuna excepción". SEPTIMO.- La demanda sólo se dirige contra
"Stil Garden Plastic, S. A.", y contra "Stil Garden Mobel, S.
L.", pero no contra "Pintval Servicios, S. L.", ni contra D.
Eduardo y D. Juan. En base a ello, sin denominarla, las demandadas plantearon
la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, al alegar que la demanda
no se dirige contra todos los que suscribieron el acuerdo de 2 de febrero de
1996, que constituye la base de la pretensión de la demandante, por lo que la
resolución que se dicte no podrá vincular a quienes no son parte litigante. Tal
planteamiento encontraría acogida en el hecho de que "Stil Garden Plastic,
S. A.", que pertenece a D. Eduardo y D. Juan Antonio, firmó el acuerdo de
2 de febrero de 1996, y éstos también lo firmaron a título personal; por tanto,
se hallan directa y personalmente vinculados por él, y la decisión que se
adopte les podría afectar de igual manera. Son además los dos únicos socios que
posteriormente, en 20 de diciembre de 1996, constituyeron la compañía demandada
"Stil Garden Mobel, S. L. (documentos nueve y diez). Sin embargo, la excepción
debe desestimarse, porque "Stil Garden Plastic, S. A.", ya fue
demandada de manera exclusiva en autos de menor cuantía 873/97 del Juzgado de
Primera Instancia 12 de Valencia, y contra los hermanos Bautista no se dirige
ninguna de las pretensiones del "petitum", sino sólo contra las
sociedades de las que forman parte y en cuya representación han tenido amplia
oportunidad de defenderse. OCTAVO.- Las demandadas "Stil Garden
Plastic, S. A.", y "Stil Garden Mobel, S. L.", no carecen de
legitimación pasiva para soportar el procedimiento, por cuanto que la una fue
parte en el contrato que se dice incumplido, y la otra usa la denominación que
la actora sostiene que le corresponde. NOVENO.- Que en nuestro país, la
marca "Stil Garden" en la clase 16 conste inscrita a favor de
"Pintval Servicios, S. L.", como resulta de la cláusula novena del
documento 7, y que su concesión en fecha 5-12-91 sea anterior a la fecha de la
concesión que, también en España, obtuvo "Stil Garden, S.p.A.", el
15-3-96 (documento 6 de la demanda) nada obsta al derecho de la actora, quien
reconoce la certeza de ese hecho, pero exige el cumplimiento del compromiso
contractual de no utilizar como denominación social "Stil Garden" y
cederla gratuitamente a "Stil Garden, S.p.A.". DECIMO.- Las
demandadas apelantes reconocen su incumplimiento, pero lo justifican en la
excepción "non adimpleti contratus" con apoyo en el art. 1100, último
apartado, del Código Civil. Al respecto cabe señalar que los principios del
respeto a la palabra dada y a la buena fe dieron lugar al nacimiento de dos
acciones diferentes, una, de contrato no cumplido, llamada "non adimpleti
contractus", y otra de contrato no cumplido adecuadamente en -cantidad,
calidad, manera o tiempo denominada "exceptio non rite adimpleti contractus",
acciones no reguladas expresamente en nuestro ordenamiento jurídico pero cuya
existencia está implícitamente admitida en diversos preceptos y han sido
sancionadas por la jurisprudencia; así, en cuanto a la primera, los art. 1.466,
1.500 párrafo 2.º, 1.100 y 1.124 del Código Civil y las sentencias de 7 de
octubre de 1895, 8 de junio de 1903, 9 de julio de 1904, 10 de abril de 1924, 1
de abril de 1925, 6 de noviembre de 1923 y 29 de diciembre de 1965, y respecto
a la segunda los arts. 1157, 1100 apartado último, y 1154, también del Código
Civil -sentencia 17 de abril de 1976-. Reiterada doctrina jurisprudencial exige
que el incumplimiento en el que puede basarse la excepción "non adimpleti
contratus" sea un verdadero y propio incumplimiento de alguna obligación
principal derivada del contrato, sin que pueda apoyarse en un cumplimiento
defectuoso, que podrá dar lugar a otras acciones especialmente de garantía o
indemnizatorias, pero que en modo alguno son fundamento suficiente para
sustentar en tal defectuosidad la acción o excepción aludida (sentencias de
25-11-1992, 3-12- 1992 y 21-3-1994). En el caso de autos, no resulta discutible
que la demandada "Stil Garden Plastic, S. A.", incumplió sus
obligaciones derivadas de la cláusula 9 del acuerdo celebrado con la actora,
pero no es menos cierto que durante 1997 y 1998, "C., S. A.", compró
directamente a la actora productos por importes de 36.409.680 pesetas y
38.297.551 pesetas, respectivamente, sin mediación de "Stil Garden
Plastic, S. A.", o los hermanos D. Eduardo y D. Juan Antonio, y lo mismo
hizo "Co., S. A.", desde 1995 hasta finales de 1998, y este modo de
operar supone un quebrantamiento completo de su obligación de "continuar
la venta y la comercialización de sus productos "Stil Garden" en
España prevaliéndose de la colaboración de "Pintval Servicios, S.
L.", o D. Juan Antonio (cláusula undécima del acuerdo de 2 de febrero de
1996, doc. 7), lo que le priva de la acción para poder exigir a los demás que
cumplan con aquello a lo que se obligaron. Sin embargo, de un lado, esta
excepción de contrato no cumplido sólo puede aducirse por quien fue parte en el
contrato y a quien se pretenda obligar a cumplirlo, no por la demandada que no
se halle vinculada contractualmente a la actora o cuya pretensión reconozca
otra causa de pedir, como en el caso de autos sucede con "Stil Garden
Mobel, S. L.", respecto de la cual la demandante no ejercita una acción
derivada del contrato, sino la de competencia desleal por el uso de la
denominación social que dice pertenecerle. UNDECIMO.- Nuestro sistema
económico parte del principio de libertad de empresa, libertad de competencia y
funcionamiento concurrencial en el mercado, para que el consumidor pueda elegir
el producto que más le interese confrontando calidades y precios. Este
principio se sedimenta en el art. 11.1 L 3/1991, al permitir la imitación de
prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, para lo que atribuye libertad,
salvo que tales prestaciones o iniciativas estén amparadas por un derecho de
exclusiva reconocido por la Ley (TS 1ª, S 5-6-1997, núm. 479/1996, rec.
1909/1993). De ello se deriva la necesidad de establecer los mecanismos
precisos para impedir que tal principio pueda verse falseado por prácticas
desleales, susceptibles, eventualmente, de perturbar el funcionamiento
concurrencial del mercado. La citada Ley, de 10 enero 1991, "tiene por
objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan
en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia
desleal" (art. 1), delimita su ámbito objetivo, en el art. 2,1, determinando
que los comportamientos previstos en la misma "tendrán la consideración de
actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines
concurrenciales", que se presumen (art. 2,2) cuando, por las circunstancias
en que se realice el acto, "se revele objetivamente idóneo para promover o
asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un
tercero". El art. 5 de la Ley establece la llamada "cláusula general",
según la cual "se reputa desleal todo comportamiento que resulta
objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe", cláusula que
trata de prohibir todas aquellas actuaciones de competencia desleal que no
encajan en las que expresamente tipifica como tales en sus arts. 6 a 17. Aquel
precepto optó "por establecer un criterio de obrar, como es la buena fe,
de alcance general, con lo cual, implícitamente, se han rechazado los más
tradicionales (corrección profesional, usos honestos en materia comercial e industrial,
etc.), todos ellos sectoriales y de inequívoco sabor corporativo" (ap. 3.2
del Preámbulo de la Ley), lo que viene a subrayar el contenido ético-social de
las conductas y los valores generales de honradez, propia responsabilidad y
atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar
en el ámbito de la confianza ajena, a más de que la objetivación del
comportamiento permite excluir el análisis de la culpabilidad; así, la
referencia a la buena fe que se contiene en la norma viene hecha, prescindiendo
de la intencionalidad (dolo o culpa) del sujeto, a la buena fe objetiva que el
citado art. 7.1 del Código Civil acoge como límite en el ejercicio de los
derechos subjetivos; dice la sentencia de 21 de septiembre de 1987 que "el
art. 7.1º del Código Civil, como ya expresó la sentencia de 8 de julio de 1981,
es una norma que en su profundo sentido obliga a la exigencia, en el ejercicio
de los derechos, de una conducta ética significada por los valores de la honradez,
lealtad, justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las
consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de
la confianza ajena". La generalidad del art. 5 de la Ley de Competencia
Desleal exige, al igual que ha sucedido con el art. 7.1º del Código Civil, una
concreción de los supuestos a que se aplica (TS 1ª, S 15-4-1998, núm. 331/1994,
rec. 637/1994), y sobre estas bases se tipifican en la ley a continuación
(arts. 6 al 17) diversos actos. Ahora bien,
las conductas desleales no se agotan con la enumeración contenida a
efectos ejemplificativos en los preceptos indicados, ya que el legislador ha
querido dejar aquel precepto "abierto" (generosa cláusula general, la
denomina el Preámbulo, y de la que hace depender el éxito de la Ley y la
efectiva represión de las conductas desleales) para cualquier otro
comportamiento que objetivamente resulte contrario a las exigencias de la buena
fe, y ello por "la siempre cambiante fenomenología de la competencia
desleal" (citado Preámbulo), que impide una tipificación cerrada de
conductas máxime cuando, como ya hemos dicho más arriba, la finalidad de la Ley
no se limita a la tutela de los intereses de los competidores, sino que se
amplía a la protección del orden económico del mercado en general y de los
consumidores en particular. La voluntad del Legislador es clara, en cuanto no
sólo considera desleales las conductas tipificadas específicamente en la Ley,
sino también cualesquiera otras que, en general, caigan dentro del ámbito de la
referida cláusula general, a la que incluso se considera como la más apropiada
para reprimirlas (AP Asturias, Sec. 6ª , S 18-9-1996, núm. 450/1996, rec.
200/1996). En el caso de autos no resulta dudoso que la denominación "Stil
Garden" pertenece a la actora desde que el 12 de diciembre de 1990 lo
inscribió en Italia, y ese derecho se halla protegido en todo el territorio del
Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de
20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, con las
modificaciones adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional para la
protección de la Propiedad Industrial (BOE de 25 de agosto de 1984), que fue
ratificado por España el 13 de diciembre de 1971 (BOE de 1 de febrero de 1974),
y del que también Italia forma parte. DUODECIMO.- Como recogen las
Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 31-3-1989 y de 14-4-1993,
el titular de los elementos de identificación del comerciante, de su actividad
y de sus productos tiene un derecho subjetivo de exclusiva utilización de
éstos, el cual presenta dos aspectos, uno positivo y otro negativo, consistente
este último en la facultad que posee el titular para prohibir que los terceros
los usen. Este "ius prohibendi" persigue, en definitiva, eliminar el
riesgo de confusión de los consumidores y usuarios, con lo cual se atiende no
sólo al interés del titular, sino además y de modo decidido al interés más
general de los consumidores destinatarios finales al no ser engañados ni
inducidos a error en el mercado. Por último, para decretar la incompatibilidad
entre signos distintivos es necesario la concurrencia recíproca de los factores
de confundibilidad: a) La identidad o grado de semejanza de los signos o
denominaciones. b) La igualdad de productos o servicios a los que pretende
aplicarse el signo o denominación en cuestión. En el caso de autos queda
constatada que la denominación "Stil Garden Mobel, S. L.", de la
demandada, identifica, igual que la denominación "Stil Garden,
S.p.A.", de la actora, muebles de jardín. La denominación cuestionada ha
de examinarse a través de una visión de conjunto sintética de la totalidad de
sus elementos integrantes, si descomponer su unidad fonética y gráfica, donde
la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales, perspectiva adecuada
a cuestiones cuyo aspecto más significativo es el lingüístico. El propio
Tribunal Supremo tiene declarado en S 30 abril 1986, partiendo de la base
sustentada en la S 12 mayo 1975, que al no establecer la ley reglas precisas y
concretas en orden a la determinación de las denominaciones semejantes, en
materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su
criterio, mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de
respetarse mientras que no se demuestre que sus decisiones son contrarias al
buen sentido, teniendo en cuenta que el fin perseguido es el de evitar una
homonimia o similitud ante la que el consumidor pueda verse sumido en peligrosa
perplejidad, eliminando la posibilidad de inducir, con la semejanza, a error a
los consumidores, haciéndoles aceptar productos distintos a los que pretenden
adquirir, y que es lo que la Ley 32/88 de Marcas, trata de evitar (doctrina que
se reitera en Sentencias de 13 mayo 1982, 19 abril 1985, 12 septiembre 1985, 21
octubre 1985, 5 diciembre 1985, 30 julio 1988, 2 abril 1990, 8 junio 1991 y 5
de marzo y 14 abril 1993, 7 abril 1994, 16 mayo 1995 y 4 de julio de 1997). DECIMOTERCERO.-
En ese marco doctrinal, no cabe duda de que las denominaciones enfrentadas
tienen una similitud propiciada por la identidad de los dos primeros elementos
de su composición "Stil Garden", que constituyen la parte sustancial
de una y otra denominación, que sin duda ninguna el reduccionismo habitual en
el mundo del comercio acabaría por identificar, lo que resulta bastante para
sin otras consideraciones referentes a similitudes de color, textura,
composición o diseño, permite apreciar que la de la demandada constituye una
copia capaz de introducir una indeseable confusión en el mercado. En
consecuencia, procede estimar la demanda en cuanto dirigida contra "Stil
Garden Mobel, S. L.". Sin embargo, no cabe otorgar igual protección a la
actora en cuanto dirigió su demanda contra "Stil Garden Plastic, S.
A.", no sólo por todo lo que antes razonamos, sino también porque no cabe
apreciar competencia desleal en el uso de la denominación de una empresa de la
que la propia actora forma parte como socia. DECIMOCUARTO.- Conforme a
lo previsto por el art. 523 y 710 LEC, no procede hacer expresa imposición de
las costas de ninguna de ambas instancias. En nombre del Rey, y por la
autoridad que nos confiere la Constitución aprobada por el pueblo español.
PRIMERO.- Estimamos en parte el recurso interpuesto por
"Stil Garden Plastic, S. A.", y "Stil Garden Mobel, S. L.".
SEGUNDO.- Revocamos en parte la sentencia impugnada, y en su lugar: A)
Desestimamos la demanda formulada por "Stil Garden, S.p.A.", en
cuanto dirigida contra "Stil Garden Plastic, S. A.". B) No hacemos
expresa imposición de las costas causadas en la primera instancia. TERCERO.-
No hacemos expresa imposición de las costas de esta alzada. A su tiempo,
devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales, con certificación
de esta sentencia para su ejecución y cumplimiento. Así, por esta nuestra sentencia,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Vicente Ortega Llorca.- Ana Pérez
Tórtola.- María Mestre Ramos.